Hasta ahora, el torpedo EUIPO consistía en una estrategia procesal que permitía a los presuntos infractores paralizar los procedimientos judiciales por infracción de marca mediante la solicitud de nulidad o caducidad ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”).
No obstante, su eficacia dependía en gran medida del momento en que se presentaba dicha solicitud. Puesto que, si se presentaba antes de la potencial demanda, el proceso judicial se paralizaba hasta que se obtuviera una decisión.
Este “modus operandi” suponía una gran ventaja para la parte que se avanzaba la demanda, ya que la resolución de la EUIPO, entre recursos y trámites, podía llegar prorrogarse varios años, mientras que la vía judicial se mantenía congelada hasta entonces.
Sin embargo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 78/2025, de 14 de enero, correspondiente al caso de Bodegas Vega Sicilia contra Bodegas Sanviver, ha significado una total reinterpretación de esta práctica.
El Alto Tribunal ha defendido que la suspensión del procedimiento judicial no solo debe efectuarse de oficio cuando se tenga conocimiento de que se ha presentado una solicitud cuestionando la validez de la marca supuestamente infringida previamente a la interposición de la demanda por infracción marcaria, como era práctica habitual de los tribunales de marcas.
Sin embargo, esto no es todo, sino que deberá realizarse también si esta solicitud de caducidad o nulidad ante la EUIPO se da en cualquier momento del procedimiento judicial previo al fallo del tribunal de marcas de la Unión Europea competente en ese caso. Además, esta suspensión se mantendrá hasta que la resolución del órgano sea firme.
En consecuencia, este pronunciamiento del Tribunal Supremo supone un gran cambio en las “reglas del juego”, ya que modifica la doctrina alrededor del artículo 132.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”), que se venía aplicando por los operadores hasta entonces.
Sin lugar a dudas, tendrá un impacto significativo en los litigios marcarios. Dado que los demandados por infracción de una marca europea podrán instar la suspensión del procedimiento simplemente cuestionando la validez de dicha marca ante la EUIPO. Lo cual podría llegar a provocar un eventual aluvión de solicitudes de suspensión en los próximos meses.
No obstante, si bien es cierto que, la sentencia no cierra completamente la puerta a la continuación de los procedimientos, es decir, aún existiría una posible limitación al efecto torpedo EUIPO.
El citado artículo 132.1 del RMUE prevé la posibilidad de proseguir el procedimiento judicial por «razones especiales», aun cuando se presente una solicitud de nulidad o de caducidad. Esta cláusula podría suponer una solución para poder restringir la aplicación de esta nueva doctrina y evitar, así, abusos procesales.
Sin embargo, será imperativo establecer los criterios que permitan a los tribunales identificar las situaciones lo suficientemente “especiales” como para justificar la no suspensión y que permitan mantener activos ciertos procesos. De esta forma, se conseguiría adoptar la doctrina del Tribunal Supremo de una forma justa para ambas partes del litigio y evitar que se presenten solicitudes meramente dilatorias y/o infundadas ante la EUIPO, con el único fin de paralizar el proceso judicial.
Por otro lado, aún quedará una incógnita más por resolver: ¿Qué sucederá con los tribunales mercantiles que apliquen la ley de marcas nacional? ¿deberán imponer, también, el efecto torpedo EUIPO? ¿o sólo resultará de aplicación en los tribunales de marcas europeas?
En este aspecto, los tribunales mercantiles españoles deben emplear la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”) para resolver litigios marcarios, sin embargo, en algunas ocasiones, también resultaría necesario que aplicasen directamente las disposiciones del RMUE para resolver determinados conflictos.
En consecuencia, y en base al principio de autonomía del derecho europeo, por el que, si se ejercitan acciones en los que hay tanto marcas nacionales, como marcas europeas implicadas, interpretaríamos que el RMUE podría ser de aplicación directa en ese caso en concreto, con el fin de poder asegurar una aplicación uniforme de la normativa comunitaria.
Ciertamente, la reinterpretación del artículo 132.1 del RMUE por parte del Tribunal Supremo, va a desencadenar una gran cantidad de nueva jurisprudencia e, incluso, de regulación (posiblemente), que ayude a “encajar” este nuevo enfoque de la estrategia del torpedo EUIPO. Asimismo, de momento, la ley de marcas nacional no parece permitir el efecto “torpedo OEPM”, de conformidad con el punto 4 del artículo 61 bis de la LM, que establece que “la pendencia o litispendencia, con todos sus efectos procedimentales o procesales, se producirá desde la presentación de la solicitud o demanda”. En consecuencia, será de gran interés observar cómo los tribunales conjugan en el futuro lo establecido en la LM con la interpretación dada por el Tribunal Supremo acerca del RMUE.
Autora: Inés de Angulo Navarro.