Introducción
Es frecuente la confusión entre la ilicitud de las conductas recogidas en los artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, “LCD”) referentes a actos de confusión y actos de imitación, respectivamente. No obstante, se trata de dos preceptos distintos ya que el artículo 6 alude a los signos distintivos, cuestiones formales, mientras que el artículo 11 hace referencia a cuestiones materiales, esto es, al producto elaborado.
El Alto Tribunal ha vuelto a remarcar la diferencia entre ambas instituciones haciendo una aplicación restrictiva de la LCD en su sentencia de 25 de junio de 2021 en el marco de un procedimiento de competencia desleal por actos de imitación entre productos similares de Happy Pills y Molagominola.
Así, la importancia del caso reside en determinar si la semejanza e imitación del objeto controvertido recae en los productos o en los signos distintivos de los mismos, en la medida en que el análisis a desarrollar en cada uno de los supuestos es distinto.
Antecedentes
Desde 2007, Happy Pills S.L. comercializa unos botes cilíndricos transparentes llenos de golosinas con una etiqueta que contiene, además de “happy pills” y una cruz rosa, un mensaje desenfadado (e.g., “contra los domingos sin futbol”). Todo ello, en el marco de una temática que pretende evocar a un producto de farmacia.
Se trata de un producto que ha tenido un gran éxito. De hecho, ha sido personalizado en numerosas ocasiones para marcas como Pepsico, Swaroski, Epson o Deloitte, entre otras.
Paralelamente, la demandada empezó a comercializar un producto muy similar al de Happy Pills, bajo su propia marca “Molaquetemola” en un estand en forma de furgoneta en el espacio del FNAC de la Illa Diagonal de Barcelona.
Previamente, Fernando, socio y administrador de la sociedad demandada (Fresh and Good S.L.), se puso en contacto con Happy Pills para vender su producto en el FNAC de San Sebastián, felicitándolos por la marca, la imagen y el concepto.
Tras los hechos descritos, Happy Pills emprendió acciones legales por entender que se trataba de actos de imitación (art. 11.2 LCD) y actos de confusión (art. 6 LCD). Sin embargo, la sentencia de primera instancia descartó la existencia de singularidad competitiva en el uso de estos botes y el riesgo de asociación alegando que «en su conjunto, el producto de la actora y el producto de la demandada no pueden ser confundidos ni puede dudarse acerca del distinto origen empresarial de los mismos».
Asimismo, tuvo en cuenta que son varios los competidores que emplean este tipo de envases.
De igual modo, el juzgado de primera instancia rechazó la existencia de actos de confusión dada la fuerza distintiva de la marca Happy Pills frente al uso de un signo completamente diferente (composición, colores, letras y formas) por la demandada.
La demandante formuló recurso de apelación ante la mencionada sentencia y, posteriormente, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
Análisis del Tribunal Supremo
«TERCERO.- (…) los supuestos de los dos preceptos (…) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos» (sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, con cita de las sentencias 792/2011, de 16 de noviembre , y 95/2014, de 11 de marzo).
La imitación de los botes de golosinas, en cuanto que estos forman parte del producto comercializado, pues añaden algo más a las golosinas que contienen, y que es precisamente lo que aportaría la singularidad competitiva, podría ser analizada como una imitación de prestaciones a la luz del art. 11 LCD. Al mismo tiempo, si tomáramos en cuenta los botes como parte de la forma de presentación, en ese caso la comercialización de golosinas en unos botes similares a los empleados por la demandante, podría ser analizada también bajo el prisma del art. 6 LCD. Pero, lo relevante es que el análisis en uno y otro caso no es el mismo, esto es, no tiene por qué coincidir.≫
Conclusión
A modo de conclusión, el TS opta por una aplicación restrictiva cuando se trata de enjuiciar potenciales actos de imitación desleal, en especial, en aquellos supuestos en los que no existe un derecho de exclusiva.
Y, es que, al final rige el principio de libre imitabilidad, a menos que haya riesgo de asociación o aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajenos.
Autores: Sergio de Juan-Creix | Inés Millet
