En ocasiones, los titulares de nombres de dominio confunden los derechos que otorga un nombre de dominio con los que confiere un signo distintivo (marcas o nombres comerciales).
Hay que señalar que estamos ante dos instituciones distintas.
Los signos distintivos otorgan a su titular un derecho exclusivo oponible frente a terceros, mientras que los nombres de dominio únicamente atribuyen un derecho exclusivo de uso a su titular.
En otras palabras, tener registrado un determinado nombre de dominio no da derecho a impedir que terceros utilicen un nombre de dominio similar, o incluso idéntico siempre que tenga una extensión diferente (e.g., “.com” vs. “.es”), tal y como sucede en el ámbito marcario.
En este sentido, la siempre certera Sección 15ª de la Audiencia Provincial (“AP”) de Barcelona, hace un ilustrativo repaso sobre esta cuestión en su Sentencia de 12 de marzo de 2021 en el marco de un procedimiento por competencia desleal.
A continuación, hacemos un breve resumen sobre la misma.
Antecedentes del caso
TUS MEDIA S.L., líder en el mercado español en el sector de la intermediación de clases particulares, tenía registrado el nombre de dominio ≪tusclasesparticulares.com≫. En 2010, intentó sin éxito la compra del nombre de dominio ≪tusclasesparticulares.es≫.
En 2015 SUPERPROF S.A.S., una compañía francesa que opera en el mismo sector, trató de comprar la empresa TUS MEDIA S.L. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. En paralelo, SUPERPROF S.A.S. adquirió distintas empresas y nombres de dominio, entre ellos el nombre de dominio ≪tusclasesparticulares.es≫.
Se podría decir que, hasta aquí, todo normal. Sin embargo, la controversia surge cuando SUPERPROF S.A.S., tras adquirir el nombre de dominio ≪tusclasesparticulares.es≫, utiliza el siguiente claim publicitario en su página web:
¡TusClasesParticulares se convierte en Superprof!”
Ante esto, TUS MEDIA S.L., en tanto que titular del nombre de dominio ≪tusclasesparticulares.com≫, consideró dicho mensaje desleal ya que generaba confusión en el consumidor acerca del origen empresarial de los servicios prestados por este competidor, SUPERPROF S.A.S.
En este contexto, TUS MEDIA S.L. interpuso demanda contra SUPERPROF S.A.S. por distintos actos de competencia desleal (básicamente, engaño y explotación de la reputación ajena). Demanda que fue contestada por SUPERPROF S.A.S. quien, a su vez, presentó demanda reconvencional (es decir, una “contrademanda”).
Análisis de la Audiencia Provincial sobre este caso de protección de nombre de dominio
En el análisis de la mencionada controversia, la AP de Barcelona distinguió entre los derechos que otorga un signo distintivo y un nombre de dominio a sus respectivos titulares en la medida en que el Juzgado de Primera Instancia atribuyó, al menos indirectamente, al nombre de dominio ≪tusclasesparticulares.com≫ el valor de una marca (no registrada).
No obstante, la AP no coincide en tal apreciación. Así, sostiene que los nombres de dominio
«14. (…) [t]ienen carácter único en todo el mundo, de modo que no es posible que existan dos nombres de dominio idénticos bajo una misma extensión (si bajo extensiones diferentes) (…). Sin embargo, no constituye un derecho de propiedad intelectual/industrial, ni atribuye a su titular un monopolio ni derecho de exclusiva alguno. (…)»
En otras palabras, el carácter único de un nombre de dominio no impide el registro de otros nombres de dominio idénticos siempre que tengan una extensión diferente y cuyo uso se realice lealmente. En consecuencia, la AP decretó que los nombres de dominio en liza, ≪tusclasesparticulares.com≫ vs. ≪tusclasesparticulares.es≫, podían coexistir.
Sin perjuicio de lo anterior, la AP sí consideró desleal la confusión generada a los usuarios a través del mensaje publicado por SUPERPROF S.A.S. En particular, la AP entendió que dicho mensaje publicitario era susceptible de inducir a confusión al público y, por tanto, constituía un acto de engaño y de aprovechamiento de la reputación ajena.
Conclusión
Un nombre de dominio no es un signo distintivo y, por tanto, no deben confundirse los derechos que otorgan uno y otro a sus titulares.
A menudo, se tiende a olvidar esta distinción creyendo, erróneamente, que un nombre de dominio atribuye un derecho de exclusiva para impedir que otros utilicen nombres similares en el tráfico económico.
Autores: Sergio de Juan-Creix | Inés Millet
